Is de rode zool van Louboutin een merk?

Als een merk geregistreerd is, geniet het in een bepaald gebied bescherming tegen inbreuken van andere partijen. Een merkhouder heeft het alleenrecht op het merk en kan het gebruik van zijn merk door een ander verbieden. Een merk kan een woord, een beeld, een vorm of bijvoorbeeld een kleur zijn. Meneer Louboutin, een bekende schoenenontwerper, kenmerkt zijn schoenen al jaren met een opvallende rode zool. De meeste vrouwen en veel mannen weten gelijk welk merk schoen een dame draagt als de zool zo kenmerkend rood is. In 2009 heeft meneer Louboutin een merkaanvraag ingediend voor klasse 25 ‘schoenen’. 

Het merk is omschreven op de volgende manier: Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantonen r 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen. Het merk is ingeschreven en de inschrijving werd in 2013 beperkt tot ‘schoenen met hoge hakken’.

Schoenwinkel Van Haren heeft in 2012 schoenen met hoge hakken en rode zolen verkocht. Louboutin stapte naar de rechter en stelde dat Van Haren inbreuk maakte op zijn merkrechten. Volgens Van Haren is het merk van Louboutin een eenvoudig tweedimensionaal merk en is het nietig (niet geldig) op grond van artikel 2.1, lid 2 van het Benelux-Verdrag. Dat artikel is gebaseerd op artikel 3 lid van de Europese richtlijn. In die artikelen zijn de gronden voor weigering of nietigheid van het merk opgenomen: "niet als merk kunnen worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen". Als het merk van Louboutin nietig is, gaat er geen merkrechtelijke bescherming vanuit. De vraag is dus of het ingeschreven merk van Louboutin nietig is.

De rechter overweegt dat gelet op de grafische voorstelling en de omschrijving van het merk, de rode kleur onlosmakelijk is verbonden met de zool van een schoen, zodat dit merk niet als een eenvoudig tweedimenstionaal beeldmerk kan worden gekwalificeerd. De verduidelijking van het merk ‘dat de contouren van de schoen geen onderdeel uitmaken van het merk’ bevestigen dit oordeel volgens de rechter. Daarnaast wijst de rechter op het feit dat een aanzienlijk deel van de consumenten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux in staat was om de schoenen van Louboutin te identificeren en deze dus van hooggehakte schoenen van andere ontwerpers konden onderscheiden. Ook vertegenwoordigt de rode zool een wezenlijke waarde voor Louboutin, omdat de rode zool deel uitmaakt van het uiterlijk van de schoen en een belangrijke rol speelt bij de aankoopbeslissing. De verwijzende rechter merkt daarover op dat Louboutin de rode kleur op de zolen eerst om esthetische redenen heeft toegepast, voordat ze als herkomstaanduiding werden gezien en als merk werden gebruikt.

Omdat het merkenrecht in de Benelux gebaseerd is op Europees recht, moet de Nederlandse rechter bij de interpretatie van de wetgeving en bij zijn beslissingen rekening houden met de bedoeling van de Europese richtlijn. Omdat rechters zich soms afvragen hoe bepaalde bepalingen uit Europese richtlijnen geïnterpreteerd moeten worden, kunnen zij prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof. Dat deed de rechter in deze zaak ook en stelde de vraag: Is het begrip ‘vorm’ in de zin van artikel 3 lid 1 onder e), iii) van richtlijn 2008/95 beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/ het (in driedimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?

Om een lang verhaal kort te maken oordeelt de rechter uiteindelijk dat artikel 3 lid 1, onder e), iii) zó moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de vorm in de zin van deze bepaling. Het merk dat Louboutin heeft geregistreerd kan dus wel degelijk als merk worden beschouwd en het merk is niet nietig. Louboutin kan het gebruik van het merk door andere partijen verbieden en het merk dus inroepen tegen partijen die inbreuk maken op het merk.

De Nederlandse rechter zal, nu hij antwoord heeft op de prejudiciële vraag aan de Europese rechter, beoordelen of Van Haren inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Louboutin. 

Ingeborg ten Oever

Vindplaats: ECLI:EU:C:2018:423

Disclaimer: De gepubliceerde artikelen op onze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. De artikelen zijn met grote zorg samengesteld en veelal geschreven naar aanleiding van jurisprudentie. De artikelen moeten niet worden beschouwd als (individueel) juridisch advies, omdat juridisch advies per definitie maatwerk is. Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel of wilt u advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met Lawwise Advocaten.